（2016）粤73民初2050号
裁判日期: 2017-04-14
公开日期: 2017-05-16
案件名称
中山市东凤镇铭发电器厂与中山市纳宝电器科技有限公司专利合同纠纷一审民事判决书
法院
广州知识产权法院
所属地区
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
中山市东凤镇铭发电器厂,中山市纳宝电器科技有限公司
案由
专利合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条
全文
广州知识产权法院民 事 判 决 书（2016）粤73民初2050号原告：中山市东凤镇铭发电器厂，住所地广东省中山市东凤镇民乐村同吉路（万事顺生活电器公司侧）四楼。经营者：彭镜泊，男，1975年2月15日出生，汉族，身份证住址广东省揭西县。委托诉讼代理人：林佩纯，广东启源律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈业胜，广东启源律师事务所律师。被告:中山市纳宝电器科技有限公司，住所地广东省中山市南头镇升辉南工业区宏业路16号。法定代表人：黄建忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘斌，广东中亿律师事务所律师。委托诉讼代理人：王向东，广东中亿律师事务所律师。原告中山市东凤镇铭发电器厂（以下简称铭发电器厂）诉被告中山市纳宝电器科技有限公司（以下简称纳宝公司）专利合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭进行了审理。原告铭发电器厂的委托诉讼代理人林佩纯、陈业胜，被告纳宝公司的委托诉讼代理人刘斌、王向东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告铭发电器厂诉称：2013年至2014年，原告与被告共同合作研发了圆形小茶炉、鼓形电陶小茶炉等产品。原告委托被告制造方案所需的专用模具，但被告利用工作之便，未告知原告擅自利用上述设计方案向国家知识产权局申请第ZL201320347559.2号“一种电灶”实用新型专利、第ZL201330189639.5号“电炉灶（可调式迷你型）”外观设计专利和第ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利等专利。原告发现上述情况后，要求被告办理专利权转让手续。被告拒绝转让，但同意原告无偿使用，原告与被告签订《专利共同使用合同》，约定双方共同实施第ZL201330189639.5号和第ZL201320347559.2号专利，原告与被告签订《专利实施独占许可合同》，约定原告有权无偿实施第ZL201430008962.2号专利。被告却违反双方签订的《专利共同使用合同》和《专利实施独占许可合同》，将原告的经销商佛山市清宇泉贸易有限公司、中茶茗品（北京）科技有限公司、北京左茗右器商贸有限公司、广州市荔湾区茶馨园商行、深圳茗韵堂文化传播有限公司、广州市荔湾区心怡茶具行、北京紫艺陶缘商贸有限公司和北京宏达电子商贸有限公司，以侵犯其第ZL201320347559.2号实用新型专利、第ZL201420028734.8号实用新型和第ZL201430008962.2号外观设计专利为由，向法院提起诉讼。同时，被告还通过淘宝知识产权保护平台对原告多名经销商的淘宝、天猫店铺发起专利侵权投诉。原告分别在2013年12月19日2014年8月1日4月13日和6月23日致函被告，要求其撤回起诉及投诉，但被告不予理会。被告上述违约行为严重侵害原告的合法权益，现起诉请求：1.被告继续履行《专利实施独占许可合同》、《专利共同使用合同》；2.被告立即支付原告经济损失70万元；3.被告承担本案全部诉讼费用。在本院庭审过程中，原告将其诉讼请求第一项变更为：1.确认《专利共同使用合同》在合同有效期内有效；2.判令被告继续履行《专利实施独占许可合同》。被告纳宝公司辩称：一、原告要求继续履行《专利实施独占许可合同》、《专利共同使用合同》的诉讼请求没有事实和法律依据，应当予以驳回。1.《专利共同使用合同》现已到期终止，即双方已履行完毕。2.被告没有要求解除《专利实施独占许可合同》，也没有任何不继续履行的行为，一直在按照合同约定履行相应义务。二、被告不存在违约行为，专利诉讼维权属于其行使正当权利，因而无需承担赔偿责任，相反原告存在擅自转许可行为，构成违约。被告作为两份专利许可合同中专利的专利权人，有权对他人的侵权行为提起诉讼。被告在专利维权起诉时并不知晓涉案侵权产品是由原告为案外人贴牌生产的。由于被告在天猫上公证取证的被诉侵权产品所标明的商品品牌不是原告，销售商未获专利权人许可，且上述两份合同约定原告不得将涉案专利许可第三人使用，因此，被告相信在另案中的被诉侵权产品是侵权者制造和销售。因此，被告在另案中提起维权诉讼不构成违约。经审理查明：2013年12月19日，原告与被告签订《专利共同使用合同》。该合同主要内容：被告把持有的外观设计专利（ZL201330189639.5）与实用新型专利（ZL201320347559.2）许可给原告使用，为明确双方权利义务，签订本合同。1.共同使用专利外观设计专利（ZL201330189639.5）与实用新型专利（ZL201320347559.2）由双方共同使用，使用期限为3年，期满无异议继续共同使用，原告不给付被告专利许可费。2.使用限制本合同第一条约定的共同使用专利，只能由双方使用，任何一方不得许可他人使用。如有违反，赔偿对方因此造成的损失以及支付/万元违约金。3.维权约定专利维权以及年费的缴纳由被告承担，确保专利有效。如有他人侵犯专利，由双方共同维权，维权的支出及所得赔偿由双方协商分配。4.本合同经双方印章、代表人签字即生效等。2014年8月1日，原告与被告签订《专利实施独占许可合同》。该合同主要内容：被告把持有的外观设计专利（ZL201430008962.2）许可给原告独占许可使用，为了明确双方的权利义务，根据合同法及专利法的相关规定，双方通过协商订立以下条款：一、专利许可的类型1.本项专利许可系独占许可。2.被告不当在第三条所列地区内自己或者许可他人制造、使用和销售本两项许可产品。3.原告无权授予分许可证。4.本独占许可证未经被告允许不得转让。二、技术使用范围1.被告确定专利的保护范围：外观设计专利（专利号ZL201430008962.2）产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合（详见专利证书）。2.被告没有自己使用和许可他人使用。3.ZL201430008962.2专利的全部技术适用范围为本合同许可证的技术使用范围。三、许可专利实施地区1.本独占许可证授予中华人民共和国管辖区域。2.原告不得在上述地区以外的其他地区制造本许可证产品。3.原告可以向不限于中国管辖区域的全球其他国家、地区出口本项专利许可产品。……七、维护和保护专利权1.被告有义务负责维护专利权并支付年费。2.被告有意放弃专利权时，必须及时通告原告。3.被告和原告都有权向侵犯专利权的第三者起诉。一方起诉时另一方应予以支持。决定起诉的一方承担起诉费用，胜诉时收入的款项也归他所有。如果合同双方商定共同起诉，则由此发生的费用和收益由双方各分摊50%。八、实施义务1.原告承担实施专利的义务。2.原告不承担不制造和销售竞争产品的义务。……十、被告的违约责任1.由于被告未交专利年费而导致专利失效，应向原告支付数额为1万元的违约金。2.被告逾期两个月未交付技术资料和提供技术指导，原告有权解除合同。被告应返还使用费，支付数额为1万元的违约金。3.被告在已经许可原告实施专利的范围内又就同一专利与他人订立专利实施许可合同的，应当返还非法所得，支付数额为1万元的违约金。4.被告在已经许可原告实施专利的范围内又自己实施本专利技术的，应当停止实施行为，向原告支付数额为1万元的违约金。十一、原告的违约责任1.原告逾期两个月不支付技术使用费的，被告有权解除合同，原告应当补交使用费，支付数额为1万元的违约金。2.原告实施专利超过合同约定的范围，或者未经被告许可擅自与他人订立再转让许可合同，应当返还非法所得，支付数额为1万元的违约金。……十九、合同生效约定1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。2.有效期为3年，自2014年8月1日至2017年8月1日。另外，双方对“技术援助”、“专利技术的改进”、“税费”、“保密”等进行了约定。原告主张被告起诉其多名经销商以及在淘宝知识产权保护平台投诉其多名经销商的行为违反上述《专利共同使用合同》和《专利实施独占许可合同》的约定，构成违约。本案被告纳宝公司以案外人佛山市清宇泉贸易有限公司等为被告向本院提起了多起专利侵权诉讼：1.纳宝公司起诉佛山市清宇泉贸易有限公司侵犯其ZL201320347559.2号“一种电灶”实用新型专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第1868号]。2.纳宝公司起诉北京左茗右器商贸有限公司侵犯其ZL201320347559.2号“一种电灶”实用新型专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第1869号]。3.纳宝公司起诉中茶茗品（北京）科技有限公司侵犯其第ZL201320347559.2号“一种电灶”实用新型专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第1870号]。4.纳宝公司起诉佛山市清宇泉贸易有限公司侵犯其ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第1871号]。5.纳宝公司起诉北京左茗右器商贸有限公司侵犯其ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第1872号]。6.纳宝公司起诉中茶茗品（北京）科技有限公司侵犯其ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第1873号]。7.纳宝公司起诉广州市荔湾区心怡茶具行和本案原告侵犯其外观设计专利第ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”的专利权[（2015）粤知法专民初字第2126号]。8.纳宝公司起诉广州市荔湾区心怡茶具行和本案原告侵犯其第ZL201320347559.2号“一种电灶”实用新型专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第2127号]。9.纳宝公司起诉深圳茗韵堂文化传播有限公司侵犯其ZL201320347559.2号“一种电灶”实用新型专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第2131号]。10.纳宝公司起诉广州市荔湾区茶馨园商行侵犯其ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第2133号]。11.纳宝公司起诉深圳茗韵堂文化传播有限公司侵犯其ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利的专利权[（2015）粤知法专民初字第2135号]。12.纳宝公司起诉北京宏达电子商贸有限公司侵犯其ZL201430008962.2号“电炉灶（可调式迷你鼓形）”外观设计专利的专利权[（2016）粤73民初743号]。在上述案件中，本院经审理查明并认定被告不构成侵权，判决驳回纳宝公司的诉讼请求或者裁定驳回纳宝公司的起诉。除上述案件，纳宝公司另向本院起诉佛山市清宇泉贸易有限公司等多起专利侵权诉讼，但随后向本院申请撤回起诉。本院对上述案件作出的裁判文书，除（2015）粤知法专民初字第1868号和（2015）粤知法专民初字第1872号，本案被告纳宝公司向广东省高级人民法院提起上诉外，其他裁判文书都已经生效。原告主张被告在淘宝知识产权保护平台投诉其多名经销商，提供了三份《律师函》：1.2016年4月广东启源律师事务所律师就本案被告滥用诉权、侵犯本案原告及佛山市清宇泉贸易有限公司等合法权益，并拒不交还专用模具等，向本案被告发送《律师函》。2.2016年6月广东启源律师事务所律师就本案被告在淘宝知识产权保护平台投诉广州沐青益泰商贸有限公司等专利侵权，向本案被告发送《律师函》。3.2016年8月广东启源律师事务所律师就本案被告在淘宝知识产权保护平台投诉北京紫艺陶缘商贸有限公司等专利侵权，向本案被告发送《律师函》。被告对此质证称，这些《律师函》的送达查询情况显示都是他人签收，被告没有收到这些《律师函》。原告主张因被告的违约行为给其造成经济损失，提交了以下证据：1.2016年3月及其后数月间，佛山清宇泉贸易有限公司等7家公司或商行向本案原告发送内容一致的《关于尽快解决MF-T01鼓形电陶炉产品专利侵权问题的函》,要求原告在收到本函件后尽快与其协商退回库存产品事宜，并承担对上述产品专利侵权诉讼所产生的律师费、差旅费等费用等。2.律师代理费发票3张，显示本案原告分别支付律师代理费50000元、8000元、30000元。3.三张法院诉讼费收费票据。被告质证称：7家原告经销商给原告所发函件的格式、内容基本一致，假设有这些函，也是原告为了起诉本案被告而让经销商故意签署的；律师费发票没有原件，也没有提供代理委托合同；诉讼受理费票据与本案没有关联。在本院庭审过程中，双方当事人均确认《专利共同使用合同》已到期履行完毕，亦确认《专利实施独占许可合同》仍在继续履行中。本院认为：本案原、被告签订的《专利共同使用合同》和《专利实施独占许可合同》是双方当事人的真实意思表示，均已生效，且没有违反法律规定，对双方均具有约束力，双方均应当依约履行。《专利共同使用合同》于2013年12月19日签订，合同期限为3年，至2016年12月18日已经合同期满而终止。双方在庭审时均确认《专利实施独占许可合同》仍在继续履行过程中。因此，原、被告双方对上述两份合同的履行均没有争议，原告要求确认《专利共同使用合同》在有效期内有效，并判令被告继续履行《专利实施独占许可合同》的诉讼请求，本院不予支持。根据双方当事人的诉辩意见，本案争议焦点为被告提起的多起维权诉讼以及在淘宝知识产权保护平台上向多家公司发出的侵权投诉是否构成违约。本院认为，第一，双方合同约定被告有权提起涉案专利的维权诉讼。《专利共同使用合同》第三条“维权约定”约定专利维权由被告承担。《专利实施独占许可合同》第七条“维护和保护专利权”约定被告和原告都有权向侵犯专利权的第三者起诉。第二，被告向第三人提起的另案维权诉讼不违反双方合同的约定。以案外人佛山市清宇泉贸易有限公司等为被告向本院提起了多起专利侵权诉讼中（其中两案以案外人与本案原告为共同被告），本案被告以案外人侵犯其专利权而起诉。本院经过审理查明后，认定本案原告在本案被告许可期限内与案外人共同制造专利产品并由案外人销售或许诺销售，不构成侵权，因而没有支持本案被告的诉讼请求。因此，在这些主张专利侵权的维权诉讼中，被告的起诉并不违反双方合同的约定。第三，在本案中，原告没有充分举证被告在淘宝知识产权保护平台上向多家公司投诉的事实，即使被告存在这些投诉行为，根据双方合同的约定，被告对于侵犯其专利权的行为可以维权。综上所述，被告提起的多起维权诉讼以及在淘宝知识产权保护平台上向多家公司发出的投诉不构成违约，原告的诉讼请求依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回原告中山市东凤镇铭发电器厂的诉讼请求。案件受理费10800元，由原告中山市东凤镇铭发电器厂负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。审 判 长 刘小鹏人民陪审员 陈 杰人民陪审员 黎锦华二〇一七年四月十四日法官 助理 邓志愿书 记 员 郭秀萍兰海珍 关注公众号“”