（2010）川民终字第376号

裁判日期: 2010-12-15

公开日期: 2014-01-03

案件名称

2.北京瑞康医药技术有限公司与四川恩威中医药研究开发有限公司专利权转让合同纠纷二审民事判决书

法院

四川省高级人民法院

所属地区

四川省

案件类型

民事案件

审理程序

民事二审

当事人

北京瑞康医药技术有限公司；四川恩威中医药研究开发有限公司

案由

专利权转让合同纠纷

法律依据

《中华人民共和国民事诉讼法（2007年）》:第一百五十三条第一款第一项

全文

四川省高级人民法院民事判决书（2010）川民终字第376号上诉人（原审被告）北京瑞康医药技术有限公司。住所地：北京市海淀区。法定代表人付俊昌，董事长。委托代理人齐根立，北京市大嘉律师事务所律师。委托代理人杨明。被上诉人（原审原告）四川恩威中医药研究开发有限公司。住所地：四川省成都市高新区。法定代表人薛永新，总经理。委托代理人王业。原审被告北京瑞康医药技术有限公司（以下简称瑞康公司）与原审原告四川恩威中医药研究开发有限公司（以下简称恩威公司）专利权转让合同纠纷一案，前由四川省成都市中级人民法院于2009年10月23日作出（2009）成民初字第478号民事判决。宣判后，原审被告瑞康公司不服，向本院提起上诉。本院于2010年8月4日受理后依法组成合议庭，于2010年8月18日公开开庭审理了本案。上诉人瑞康公司委托代理人齐根立、杨明，被上诉人恩威公司委托代理人王业到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。原审法院查明，2006年2月22日，国家知识产权局就“新的西克拉敏皂苷化合物”授予瑞康公司发明专利权，专利号为ZL03104935.4。同年3月20日，瑞康公司与恩威公司签订《专利权转让合同》，瑞康公司将该专利权转让给恩威公司。《专利权转让合同》第一条第7项约定：有关本专利的研究资料，包括：（1）本专利所涉及的植物名称、产地、采集、生态学鉴定和化学方法鉴定；（2）有效单体化合物的分离方法、中试工艺；（3）有效单体化合物的结构研究资料；（4）有效单体化合物的质量控制及其稳定性资料；（5）有效单体化合物的体外体内药效学资料；（6）有效单体化合物的急性毒性评价资料。第二条约定了本专利的中试工艺指标及动物体内体外药效学评价。第三条约定：1.合同生效后5日内，瑞康公司向恩威公司交付合同第一条第一至第三款所述资料；2.自恩威公司将首付转让费交付给瑞康公司后5日内，瑞康公司向恩威公司交付合同第一条第七款所述资料；3.自执行完本合同第二条之日起10日内，瑞康公司向恩威公司交付合同第一条第四至第六款所述资料。第四条约定了专利实施和实施许可的情况和处置办法。第五条约定：1.合同涉及的专利权转让费为200万元，采用分期付款、银行转帐的方式支付；2.合同生效后，自瑞康公司执行完合同第三条第一款并经恩威公司核查属实之日起5日内，恩威公司将60万元的首付款汇至瑞康公司账号；3.自瑞康公司执行完合同第三条第二款并经恩威公司验证属实之日起5日内，恩威公司即将50万元的转让费汇至瑞康公司账号；4.自执行完合同第二条和第三条第三款并经验证达到效果之日起5日内，恩威公司将所余转让费汇至瑞康公司的账号。第九条约定：瑞康公司承诺，若在其协助和指导下不能重复合同第一条第七款与第二条的实验研究，则瑞康公司返还恩威公司已支付的全部转让费。合同签订后，恩威公司分别于2006年4月19日、8月7日以转账的形式向瑞康公司支付了专利转让费110万元、90万元；瑞康公司在双方签订的转让合同生效后，按照约定向恩威公司交付了合同第一条所述的第1、2、3、7项资料，并在2006年11月10日将合同第一条约定的第4、5、6项资料交付给恩威公司。双方在2006年11月10日的《专利资料交接书》中还载明将另行交付：1.详细提取工艺说明；2.本专利化合物结构说明。原审法院另查明，2006年11月6日至2007年11月22日期间，因恩威公司在瑞康公司协助和指导下不能重复合同第一条第七款与第二条的实验研究，双方就专利的技术问题通过函件进行沟通。其中瑞康公司于2006年11月6日向恩威公司发出的《关于“新的西克拉敏皂苷化合物”专利的几点说明》中载明：我公司转让给贵公司的专利，是一个新发现的药用植物、同时也是新发现的具有明显药理活性的单体化合物，其研究工作是大量的，其结构的确证在当时由于参考资料较少，也是研究人员在大量的研究工作和资料分析基础上得到的。但由于自然界中化学物质的复杂性和结构空间构象的复杂性，往往会在研究发现早期出现这样或者那样的偏差。贵公司所提及的专利问题之一就是属于这种情况。经研究人员反复对原研究资料和原样品的分析、确证，认为从该植物中所得到的“目标产物”（即：我方为贵公司提供的样品）其系统名称应为……。该“目标产物”与专利所述式I化合物，是同分异构体……他们的差异是同为5碳糖的芹菜糖与阿拉伯糖。这种结构确证偏差的造成并非有意，更不是无法取得专利。现确定的上述“目标产物”，经权威部门检索，至今仍是一个新结构类型的化合物。为此我公司已申报了中国发明专利，取得了中国发明专利的优先权号。所以并不会由此而对贵公司造成损失。瑞康公司于2007年4月13日向恩威公司发出的《对的回复》载明：“本专利目标化合物的原植物，是一个新发现的药用植物，同时也是一个新发现的具有明显药理活性的新的单体化合物，在天然产物化学研究领域，发现新化合物的文章和专利，其结构被自己或后人更定是屡见不鲜的……我方更定的目标化合物，经权威部门查新检索，是一个新结构化合物。为此，我方重新申报了多种用途的中国发明专利，同时亦申请了该目标化合物同分异构体的多种用途中国发明专利”。恩威公司于2007年1O月18日向瑞康公司发出的《关于“新的西克拉敏皂苷化合物”专利修订结构的再次鉴定结果及其要求退款的函》中有以下内容：“经过近半年的工作，得到了肯定的结构解析结果，事实再次证明贵公司提供的专利结构和修订后的新西克拉敏皂苷化合物结构是错误的……按照我们双方专利权转让合同第六条和第九条第4款，我方既然无法得到贵公司专利上的新化合物（其实贵公司自己也得不到），则必然要求返还已支付的全部转让费。”瑞康公司于2007年11月22日向恩威公司发出的《关于贵公司2007年10月18日来函的回复》中有以下内容：“为发展和完善该专利，我方经过长期研究并经国家权威部门验证，重新完善了专利化合物的分子结构，经过查新，它仍是一个新的化合物，我方主动于2006年11月向国家专利局重新申报了两个发明专利”。原审法院认为，《专利权转让合同》合法、有效，应受法律的保护。根据《中华人民共和国合同法》第三百四十九条关于“技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标”之规定，在本案中作为让与人的瑞康公司，应保证转让的专利技术完整、无误、有效，能够达到《专利权转让合同》约定的目标，即双方一致陈述的合同第一条第七款和第二条约定的内容。根据瑞康公司发给恩威公司的《关于“新的西克拉敏皂苷化合物”专利的几点说明》中载明的内容，以及在后续函件中所作的相同含义的表述，原审法院认为瑞康公司已经认可了无法依据专利技术获得涉案专利产品的事实。在无法获得专利产品的情况下，当然谈不上对专利产品是否具有合同第一条第七款及第二条约定的技术效果进行验证的问题，因此瑞康公司的专利权转让行为违背了合同法的上述规定，应当承担相应的违约责任。关于恩威公司请求判决瑞康公司返还转让费200万元的诉请，因双方签订《专利权转让合同》第九条明确规定“若在转让方的协助和指导下不能重复本合同第一条第七款与第二条的实验研究，则转让方应返还受让方已支付的全部转让费用”，且瑞康公司在案件一审过程中对该约定仍然予以认可，瑞康公司应返还恩威公司已支付的全部转让费用。瑞康公司在庭审中虽然认为恩威公司已经取得专利化合物，但未能举出证据予以证明，其举出的被上诉人申请的虎舌红素B制备方法和用法发明专利不能证明恩威公司已经取得涉案专利化合物，因此对瑞康公司的主张不予支持。对瑞康公司提出的恩威公司全额支付转让费的行为应视为对专利技术效果予以认可的主张，原审法院认为，根据涉案《专利权转让合同》第四条、第五条之约定，专利技术资料的交付与转让费的支付均分为三次完成，并且最后一笔转让费的支付方式为：自执行完合同第二条和第三条第三款（交付合同第一条第四至第六款所述资料）并经验证达到效果之日起5日内，受让方将所余转让费汇至转让方的账号。但实际上，双方均未按照合同的上述约定交付资料和支付转让费：恩威公司于2006年4月19日、8月7日分两次以转账的形式向瑞康公司支付了专利转让费110万元、90万元，而瑞康公司在2006年11月1O日才将合同第一条第四至第六款所述资料交付给恩威公司，晚于恩威公司支付最后一笔款项的时间，因此双方的实际履行行为已变更了合同关于资料、价款交付时间的约定。结合瑞康公司在往来函件中作出的“目标产物”与专利所述式I化合物是同分异构体，或是一种新结构类型化合物的自述，根据诚实信用原则，不能作出将恩威公司支付价款视为对专利技术效果予以认可的认定，对瑞康公司的该项主张不予采纳。据此，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一、二、三款，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第三百四十九条之规定判决：北京瑞康医药技术有限公司在本判决生效之日起三十日内返还四川恩威中医药研究开发有限公司专利转让费200万元人民币。本案一审案件受理费22800元，由北京瑞康医药技术有限公司承担。宣判后，瑞康公司不服，向本院提起上诉称：1.“新的西克拉敏皂苷化合物”专利转让后，恩威公司向瑞康公司提出“新的西克拉敏皂苷化合物”专利化合物结构问题，瑞康公司于2007年4月13日致函恩威公司认为可能是“同分异构体”。随后，瑞康公司于2007年11月22日又致函恩威公司，否认了是“同分异构体”之说，表明可能是另外的“新的化合物”。一审法院在仅凭说法不一的往来信函就认定化合物结构有问题，不能实现合同之目的，从而判决瑞康公司返还转让费，明显证据不足，判决错误。2.二审新的证据表明，恩威公司认可得到了“新的西克拉敏皂苷化合物”专利化合物，并取得了巨大的经济效益。3.一审法院在“新的西克拉敏皂苷化合物”专利合法有效的前提下，判决瑞康公司返还转让费200万元，实际上就是间接地判决了“新的西克拉敏皂苷化合物”专利的无效，间接地违反《中华人民共和国专利法》。故请求二审依法改判，驳回恩威公司的诉讼请求。恩威公司在庭审中答辩称：1.恩威公司没有得到“新的西克拉敏皂苷化合物”专利化合物，瑞康公司理应返还专利转让费200万元人民币。2.瑞康公司的所谓新证据《国家科技重大专项课题可行性研究报告（申报书）》的申报主体是成都恩威制药有限公司，并非是被上诉人，此证据与本案无关。原审事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉人的上诉，维持原判。在规定的二审举证期限内瑞康公司提交新证据《国家科技重大专项课题可行性研究报告（申报书）》，拟证明恩威公司得到了“新的西克拉敏皂苷化合物”专利化合物，并利用“新的西克拉敏皂苷化合物”专利化合物获得了巨大的经济效益。恩威公司质证认为：该证据填报的日期是2008年9月27日，若系本案证据一审中瑞康公司就该提交，不能作为二审新证据；《国家科技重大专项课题可行性研究报告（申报书）》中的课题责任单位是成都恩威制药有限公司，与本案当事人无关，故该证据与本案没有关联性，不能支持瑞康公司的主张。本院对原审法院查明的案件基本事实予以确认。本院认为：上诉人瑞康公司提供的证据《国家科技重大专项课题可行性研究报告（申报书）》，虽然证明了成都恩威制药有限公司以其“新的西克拉敏皂苷化合物”专利向国家科学技术部申报创新药物研究开发的事实，但因成都恩威制药有限公司不是本案当事人，其与被上诉人四川恩威中医药研究开发有限公司各为独立主体的法人单位。故成都恩威制药有限公司作为填报人和课题责任单位的《国家科技重大专项课题可行性研究报告（申报书）》与本案无关联性，对上诉人瑞康公司据此认为恩威公司认可得到了“新的西克拉敏皂苷化合物”专利化合物，并取得了巨大的经济效益的主张，本院不予采信。上诉人瑞康公司认为其“新的西克拉敏皂苷化合物”专利转让后，一审法院仅凭说法不一的往来信函就认定化合物结构有问题，不能实现合同之目的，从而判决瑞康公司返还转让费，判决错误的理由，与其在函件中已经多次认可了恩威公司无法依据专利技术获得涉案专利化合物的事实不符；同时，瑞康公司在二审中仍未能证明恩威公司依照其提供的“新的西克拉敏皂苷化合物”专利技术获得了该化合物的事实；恩威公司在无法获得专利化合物的情况下，当然谈不上对专利产品是否具有本案《专利权转让合同》第一条第七款及第二条约定的技术效果进行验证，据此，瑞康公司应当承担相应的违约责任，并按照《专利权转让合同》第九条“瑞康公司承诺，若在其协助和指导下不能重复合同第一条第七款与第二条的实验研究，则瑞康公司返还恩威公司已支付的全部转让费”的约定返还恩威公司已支付的全部转让费。瑞康公司认为一审法院在“新的西克拉敏皂苷化合物”专利有效的前提下，判决瑞康公司返还转让费200万元，是间接地判决了“新的西克拉敏皂苷化合物”专利的无效，间接地违反《中华人民共和国专利法》的理由，无事实和法律依据，应予以驳回。综上，瑞康公司的上诉主张不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费22800元，由北京瑞康医药技术有限公司负担。本判决为终审判决。审判长　杨　丽审判员　张　良审判员　陈　洪二〇一〇年十二月十五日书记员　吕丽莎搜索“”